Нужно ли платить роялти за период до регистрации франшизы в Роспатенте

Если франчайзер зарегистрировал предоставление права с опозданием, это не означает автоматически, что все роялти за предыдущие месяцы отменяются. До государственной регистрации право использовать регистрируемый товарный знак юридически считается непредоставленным, однако сам договор и другие обязательства сторон могут действовать.

Поэтому сначала нужно выяснить, за что именно начислялось роялти. Если это плата только за зарегистрированный товарный знак, позиция франчайзи значительно сильнее, чем при оплате всей бизнес-системы, ноу-хау, обучения и постоянной поддержки.

Что именно регистрируется в Роспатенте

В бытовой речи говорят о «регистрации договора франшизы». Юридически точнее говорить о государственной регистрации предоставления права использования комплекса исключительных прав.

По статье 1028 ГК РФ предоставление комплекса прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации. Пока требование не выполнено, предоставление права использования считается несостоявшимся.

Аналогичный принцип действует при предоставлении права использовать зарегистрированный товарный знак по лицензионному договору. Само подписание бумаги и перечисление денег государственную регистрацию не заменяют.

Следовательно, если договор подписан 1 февраля, а предоставление права зарегистрировано только 1 августа, нельзя считать, что зарегистрированное право на товарный знак было предоставлено пользователю уже с февраля.

Почему отсутствие регистрации не обнуляет сам договор

Здесь находится главный юридический нюанс.

Государственная регистрация определяет момент предоставления права, для которого такая регистрация обязательна. Однако обязательственные отношения между сторонами договора могут возникнуть раньше.

Иными словами, одновременно могут существовать две ситуации: право на использование товарного знака еще юридически не предоставлено, но франчайзер и франчайзи уже связаны договором.

Например, правообладатель мог до регистрации передать бизнес-план, стандарты работы, технологические карты, доступ к программам, инструкции, базу поставщиков и провести обучение. Пользователь мог открыть точку, пользоваться полученными материалами и получать выручку.

Поэтому сам довод «в Роспатенте записи еще не было» не всегда позволяет просто перестать платить.

Если проблема шире и франчайзер вообще не передал обещанный пакет, полезно отдельно посмотреть материал о том, что делать, если франчайзер получил паушальный взнос, но не передал товарный знак, ноу-хау, обучение или поддержку бизнеса.

За что именно установлено роялти

Роялти — не самостоятельная установленная законом плата с одинаковым содержанием для всех франшиз. По статье 1030 ГК РФ стороны сами определяют форму вознаграждения: периодический фиксированный платеж, процент от выручки, наценку или другой вариант.

Поэтому договор нужно разобрать буквально. Обычно встречаются три конструкции.

1. Роялти установлено только за право использовать товарный знак. Тогда взыскание платежа за период до регистрации вызывает наиболее серьезные вопросы. Особенно сильна позиция пользователя, если договор прямо предусматривает начало начисления роялти после регистрации предоставления права.
2. Роялти является общей платой за весь комплекс франшизы. В него могут входить товарный знак, ноу-хау, бизнес-модель, стандарты, программное обеспечение и сопровождение. Отсутствие регистрации товарного знака остается нарушением, но не обязательно делает бесплатно предоставленные остальные элементы.
3. Одним платежом оплачиваются бренд, ноу-хау и постоянные услуги. Тогда спор может свестись не к отмене всего роялти, а к определению того, какая часть встречного предоставления реально отсутствовала.

Наименование платежа решающего значения не имеет. Суд будет исследовать договор, приложения, порядок расчета и фактические действия сторон.

Когда есть сильные основания оспаривать роялти до регистрации

Позиция франчайзи особенно убедительна, когда договор связывает начало роялти именно с государственной регистрацией либо прямо устанавливает плату за использование зарегистрированного товарного знака.

Имеет значение и фактическое исполнение. Если одновременно не были переданы ноу-хау, инструкции, доступы, обучение и другие существенные элементы системы, франчайзеру сложнее доказать встречное предоставление, за которое он требует ежемесячные платежи.

Усиливают позицию пользователя следующие обстоятельства:

• обязанность подать документы в Роспатент была возложена на франчайзера;
• предусмотренный договором срок регистрации нарушен;
• пользователь письменно напоминал о необходимости регистрации;
• без зарегистрированного права возникли реальные препятствия для ведения бизнеса;
• роялти по договору связано непосредственно с товарным знаком;
• остальные обещанные элементы франшизы также не были переданы;
• пользователь своевременно заявил возражения, а не ссылался на регистрацию только после возникновения крупного долга.

Когда роялти могут взыскать и за период без регистрации

Обратная ситуация возникает, если франчайзи длительное время фактически пользовался системой и получал предусмотренное договором встречное исполнение.

Например, ему передали ноу-хау, стандарты, доступ к базе знаний, программное обеспечение, маркетинговые материалы и провели обучение. Точка открылась под бизнес-моделью франчайзера, работала и приносила выручку.

Особенно рискованно ссылаться на отсутствие регистрации, когда обязанность провести ее стороны прямо возложили на самого франчайзи. Если пользователь не подал документы, но продолжал исполнять договор, суд может расценить последующую попытку отказаться от платежей как недобросовестное поведение.

Именно поэтому спор нельзя решать одной выпиской из Роспатента. Нужно сопоставлять регистрацию с содержанием договора и реальным исполнением.

Кто должен регистрировать предоставление права

По общему правилу статьи 1031 ГК РФ обеспечить государственную регистрацию должен правообладатель, если договором не предусмотрено иное.

Поэтому сначала найдите специальный пункт о регистрации. В нем может быть указано, кто готовит заявление, оплачивает пошлину, подписывает документы и отвечает на запросы Роспатента.

Если обязанность лежала на франчайзере и он без причины задерживал процедуру, это самостоятельное нарушение. При доказанных потерях пользователь может ставить вопрос не только о роялти, но и о возмещении убытков.

Для такого требования подойдет претензия о возмещении убытков. Одной ссылки на задержку недостаточно: потребуется показать сумму потерь и причинную связь.

Если же регистрацию должен был организовать сам пользователь, его позиция заметно слабее.

Исправляет ли поздняя регистрация предыдущий период

Поздняя государственная регистрация позволяет считать право предоставленным с момента регистрации. Она не превращает предыдущие месяцы в период уже зарегистрированного предоставления права.

Однако регистрация может устранить нарушение на будущее. Поэтому требование расторгнуть договор или вернуть все платежи только из-за прежней задержки не всегда удовлетворят.

Суд дополнительно проверит, насколько серьезно задержка затронула интересы пользователя. Если бизнес фактически работал, остальные элементы комплекса были переданы, а регистрация состоялась до судебного спора, одной просрочки может оказаться недостаточно для возврата всей оплаты.

Другая ситуация — когда из-за задержки пользователь не смог открыть точку, заключить договор с площадкой, пройти проверку или законно воспользоваться ключевым элементом приобретенной франшизы. Такие последствия нужно подтверждать документами.

Если проблема связана уже со статусом самого знака, а не с регистрацией предоставления права, применяется другой алгоритм. Например, отдельно рассмотрено, что делать, если Роспатент показывает товарный знак прекратившим действие.

Можно ли вернуть уже уплаченные роялти

Автоматически объявлять все платежи неосновательным обогащением рискованно. Действующий договор сам по себе может являться правовым основанием для расчетов между сторонами.

Сначала нужно определить, какие обязанности франчайзер должен был выполнять в спорные месяцы и какая часть вознаграждения относилась к ним.

Если договор однозначно устанавливал начало начисления роялти после регистрации, возврат перечисленного раньше платежа обосновать проще. Аналогичная ситуация возможна, когда плата установлена только за то право, которое в спорный период юридически еще не было предоставлено.

Если же роялти покрывало несколько элементов франшизы, потребовать всю сумму сложнее. Может возникнуть вопрос о частичном перерасчете, возврате переплаты или убытках вместо возврата каждого ранее внесенного платежа.

Какие доказательства потребуются

Соберите документы до того, как отношения с франчайзером окончательно испортятся и доступы к системе будут закрыты.

В споре обычно важны:

• договор коммерческой концессии и все приложения;
• условия о составе комплекса исключительных прав;
• пункт о размере и назначении роялти;
• условие о дате начала его начисления;
• условие о том, кто отвечает за регистрацию;
• сведения Роспатента с фактической датой государственной регистрации;
• заявления, уведомления и переписка о регистрации;
• акты передачи материалов, ноу-хау и доступов;
• переписка об обучении и сопровождении;
• платежные поручения по роялти;
• доказательства даты фактического запуска бизнеса;
• документы о потерях, возникших именно из-за отсутствия регистрации.

Отдельно сохраните версии договора и коммерческого предложения, которые существовали при покупке франшизы. Формулировки вроде «роялти за право работать под товарным знаком» могут иметь существенное значение при толковании назначения платежа.

Перед покупкой другой франшизы также полезно проверить сам объект охраны. Базовый порядок изложен в материале о том, как зарегистрировать и проверить товарный знак для ИП и малого бизнеса.

Можно ли просто прекратить платить роялти

Молча прекращать платежи опасно. Франчайзер может начислить договорную неустойку, заявить требование о задолженности и представить ситуацию как обычную просрочку пользователя.

Сначала необходимо письменно зафиксировать нарушение. Укажите дату договора, обязанность по регистрации, фактическую дату записи в Роспатенте и объясните, почему спорное роялти связано с непредоставленным встречным исполнением.

В зависимости от ситуации в претензии можно потребовать зарегистрировать предоставление права, произвести перерасчет, вернуть переплату, возместить убытки либо прекратить начисление спорной части платежа. Универсальной основой также может служить претензия контрагенту.

Приостановление собственного исполнения иногда возможно при непредоставлении обусловленного встречного исполнения. Но применять этот механизм нужно к конкретному договору, а не исходить из правила «нет регистрации — ничего не плачу».

Что делать, если франчайзер уже требует задолженность

Если франчайзер направил претензию или уже обратился в суд, недостаточно написать в ответе, что договор не был зарегистрирован.

Нужно показать, какое конкретно предоставление отсутствовало в каждом спорном месяце. Отдельно укажите, кто отвечал за регистрацию и почему платеж по договору был связан с правом, которое на тот момент еще не было предоставлено.

Если иск уже подан, можно использовать возражение на исковое заявление о взыскании задолженности. К нему следует приложить выписку или сведения Роспатента, договор, переписку и собственный расчет спорной суммы.

Не стоит строить защиту только на тезисе о ничтожности всего договора. Современный подход судов заключается в разграничении самого обязательственного отношения и момента государственной регистрации предоставления права.

Куда обращаться с денежным спором

Классический договор коммерческой концессии заключается между коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. Поэтому денежный спор между такими сторонами обычно рассматривает арбитражный суд.

Для денежных требований из договора, сделки или неосновательного обогащения по общему правилу сначала направляется претензия. Если закон или договор не устанавливают другой срок, в арбитражный суд можно обращаться после истечения 30 календарных дней со дня ее направления.

Для судебного обращения пригодится исковое заявление в арбитражный суд.

Если одновременно требуется расторгнуть договор через суд, необходимо отдельно проверить соблюдение порядка, установленного для требования о расторжении. Предложение расторгнуть договор должно предшествовать соответствующему иску.

Как определить, нужно ли платить роялти за период до регистрации

Для конкретного договора последовательность действий будет такой:

1. Получите сведения Роспатента и установите точную дату государственной регистрации предоставления права.
2. Проверьте, кто по договору отвечал за регистрацию и какой срок был установлен.
3. Найдите условие о роялти и определите, что именно оплачивает периодический платеж.
4. Сопоставьте спорный платеж с реально переданными товарным знаком, ноу-хау, материалами, обучением и сопровождением.
5. Проверьте, с какого события договор связывает начало начисления роялти: подписание, запуск бизнеса, получение выручки или регистрацию.
6. Рассчитайте отдельно платежи за период до регистрации и после нее.
7. Письменно заявите франчайзеру о нарушении и сформулируйте требование о регистрации, перерасчете, возврате денег либо возмещении убытков.
8. Если франчайзер требует долг, подготовьте доказательства того, какое встречное предоставление отсутствовало.
9. После соблюдения обязательного досудебного порядка обращайтесь в арбитражный суд, если спор не удалось урегулировать.

Главное правило такое: до государственной регистрации право использовать регистрируемый товарный знак не считается предоставленным, но это еще не означает автоматической отмены всех договорных платежей за тот же период. Суд будет выяснять назначение роялти, реальный объем исполнения и поведение обеих сторон.

FAQ

Поздняя регистрация в Роспатенте действует задним числом?

Нет в том смысле, что предшествующий период нельзя считать периодом уже зарегистрированного предоставления права. Право, для которого регистрация обязательна, считается предоставленным после государственной регистрации.

При этом поздняя регистрация может устранить нарушение на будущее. Она также не уничтожает автоматически обязательственные отношения, возникшие между сторонами раньше.

Если роялти платится только за товарный знак, нужно ли платить до регистрации?

У франчайзи появляются серьезные основания возражать против такого начисления. Особенно если договор прямо называет роялти платой за право использовать зарегистрированный знак либо устанавливает начало платежей с даты государственной регистрации.

Но окончательный вывод все равно зависит от текста договора и фактического исполнения.

Если франчайзер год тянул с регистрацией, можно вернуть все роялти?

Не обязательно. Сам срок задержки еще не означает автоматического возврата всей суммы.

Нужно определить, что пользователь реально получил за этот период и какая часть платежа приходилась на непредоставленное право. Отдельно можно ставить вопрос об убытках, если задержка регистрации действительно их вызвала.

Что меняется, если обязанность зарегистрировать право была на франчайзи?

Это серьезно ослабляет ссылку пользователя на отсутствие регистрации. Если франчайзи сам должен был подать документы, не сделал этого и одновременно пользовался франшизой, суд может расценить отказ от оплаты как недобросовестное поведение.

Поэтому распределение регистрационных обязанностей нужно проверять прежде всего.

Фактическое использование бренда доказывает, что право было предоставлено?

Нет. Фактическое размещение вывески, сайта или рекламы не заменяет обязательную государственную регистрацию.

Но такое использование может учитываться в денежном споре вместе с передачей ноу-хау, бизнес-модели и других элементов как доказательство фактического исполнения отношений между сторонами.

Можно ли потребовать убытки из-за поздней регистрации?

Да, если обязанность по регистрации нарушил франчайзер и из-за этого возникли доказуемые потери. Верховный Суд подтвердил возможность взыскания таких убытков.

Нужно доказать само нарушение, размер убытков и причинную связь. Сумма всех роялти или неудачная экономика франшизы автоматически убытками не становятся.