1.4.2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

1.4.2.5.1. На данной стороне рассмотренной в разделе 1.4.2.3 второй составляющей условия патентоспособности "промышленная применимость", которая недостаточно акцентировалась выше, необходимо остановиться отдельно.

Окончательному выводу относительно промышленной применимости (как и других условий патентоспособности) может предшествовать уточнение формулы изобретения в процессе переписки с заявителем, в том числе и по его инициативе.

1.4.2.5.2. Рассмотрим, например, несколько иную ситуацию по сравнению с описанной в подпункте (1) раздела 1.4.2.3.4 по отношению к тому же заявленному объекту. В этой ситуации конкретная функция "блока управления отключением основного и включением резервного агрегата" тоже не охарактеризована ни в формуле, ни в описании изобретения, но в описании, содержащемся в первоначальных материалах заявки, раскрыта конкретная конструкция данного блока. При этом раскрытие сделано в объеме, позволяющем выполнить блок из известных элементов непосредственно на основании характеристики его конструкции или после применения известных методов для синтеза входящих в него узлов, описанных на функциональном уровне. В данной ситуации можно было бы признать осуществимость заявленного изобретения при условии включения признаков упомянутой конкретной конструкции в независимый пункт формулы, так как после такой коррекции формулы будет соблюдено проверяемое условие пункта 19.5.1 Правил, а именно: заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в первоначальных материалах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. Отметим, что если при этом для реализации узлов не потребуется осуществлять их синтез с использованием известных методов, то будет иметь место ситуация, соответствующая случаю, рассмотренному выше в разделе 1.4.2.3.2, когда каждый признак выражен таким образом, что ему соответствует известный материальный эквивалент.

1.4.2.5.3. Возможны случаи, когда материалы заявки позволяют составить независимый пункт формулы изобретения, безупречный с точки зрения промышленной применимости, но заявитель настаивает на формуле либо не содержащей некоторых необходимых признаков, либо содержащей несущественные (или не являющиеся необходимыми во всех случаях использования изобретения), наличие которых препятствует осуществлению изобретения с достижением соответствующего его назначению результата. Подобные недостатки могут быть присущи как формуле в ее первоначальном виде (при несогласии заявителя скорректировать ее, пользуясь описанием), так и формуле, измененной по инициативе заявителя (при несогласии с доводами эксперта о нецелесообразности такого изменения).

Например, заявитель может возражать против включения в формулу изобретения узла, без которого устройство не способно правильно функционировать, и функция этого узла не охватывается никаким из остальных признаков формулы; он может возражать против исключения из формулы несущественных признаков, конкретизирующих выполнение одного из узлов (для которого было бы достаточно указать лишь на его наличие), причем конкретизация содержит ошибку, делающую неработоспособным узел и устройство в целом.

В подобных случаях окончательный вывод относительно промышленной применимости должен быть отрицательным, невзирая на то, что материалы заявки принципиально позволяют сформулировать промышленно применимое изобретение. В принимаемом решении при этом следует акцентировать внимание на том, что результат анализа обусловлен желанием заявителя выразить сущность изобретения именно так, как это сделано в рассмотренном независимом пункте формулы.

1.4.2.5.4. С точки зрения оценки промышленной применимости весьма важными могут оказаться последствия несоблюдения требования идентифицируемости признаков, включенных в формулу изобретения (подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил).

Особенности анализа формулы при выявлении неидентифицируемых признаков изложены в разделе, посвященном рекомендациям по проверке формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу.

При отказе заявителя от устранения недостатков формулы, связанных с наличием в ней неидентифицируемого признака или нескольких таких признаков, дальнейшее рассмотрение заявленного изобретения осуществляется, согласно подпункту (3) пункта 19.4 Правил, без учета этих признаков.

Поэтому вывод о соответствии изобретения требованию промышленной применимости при сохранении в формуле неидентифицируемых признаков не зависит от того, раскрыты ли они в описании с полнотой, достаточной для осуществления изобретения с особенностями, характеризуемыми этими признаками. На этот вывод влияют только сведения, относящиеся к остальным (идентифицируемым) признакам. Из этого не следует, однако, что при таком подходе к неидентифицируемым признакам облегчается признание изобретения патентоспособным, т.к. при рассмотрении после исключения неидентифицируемых признаков из числа учитываемых изобретение может оказаться непригодным для реализации указанного в заявке назначения <*>.

--------------------------------

<*> Тем более негативным может оказаться влияние исключения неидентифицируемых признаков на результаты оценки новизны и изобретательского уровня. Т.к. такие признаки обычно выступают в качестве отличительных, без их учета изобретение может оказаться не новым или новым, но не способным реализовать тот технический результат, обусловленный наличием обсуждаемых признаков, только благодаря которому и могло бы быть обеспечено соответствие изобретения условию изобретательского уровня.

Например, если оставлена без изменения формула заявленного устройства, в которой идентифицируемы все признаки, кроме относящегося к механизму под названием "четвертьтактор", рассмотрению подлежит это устройство без названного механизма и всех обусловленных его наличием связей, несмотря на то, что в описании разъяснено, что данный механизм обеспечивает передачу на выходной вал крутящего момента, прилагаемого к входному валу, только в течение первых трех из каждых четырех его последовательных оборотов, и раскрыто конструктивное выполнение этого механизма.

При сохраненной без изменения характеристике признака в формуле изобретения словами "специальный зажим" не учитывается прилагательное "специальный", несмотря на то, что в описании разъяснено, что имеется в виду зажим, выполняющий свою функцию лишь в определенном диапазоне температур, и показано, как он может быть выполнен.

В первом из приведенных примеров была бы достаточна коррекция формулы, при которой в ней была понятно описана функция механизма, а во втором - конкретно охарактеризованы свойства, которыми должен обладать зажим. В сочетании с имеющейся в описании информацией это обеспечило бы и соответствие формулы требованию идентифицируемости признаков, и возможность осуществления изобретения, характеризуемого такой формулой.

В случае, когда в формуле имеется неидентифицируемый признак, использованный для обозначения средства, раскрытого в описании с полнотой, достаточной для осуществления, но без указания функции или свойств, которыми оно могло бы быть охарактеризовано в форме обобщенного понятия, такой признак можно "сделать" идентифицируемым, лишь перенеся в формулу его характеристику, имеющуюся в описании и достаточную для отличения от других средств. Такой случай может иметь место, например, при использовании заявителем им самим введенного термина для краткого обозначения не известного ранее средства <*>.

--------------------------------

<*> Упомянутые функции или свойства могут быть не только не описаны, но и не известны заявителю, который, тем не менее, установил возможность получения желаемого технического результата при использовании в изобретении данного средства.

Поскольку сохранение в формуле изобретения неидентифицируемых признаков чревато существенными негативными последствиями, следует, предлагая заявителю скорректировать формулу (когда содержание описания позволяет это сделать), предупредить его о возможных последствиях отказа от коррекции.

Не следует ставить вопрос об идентифицируемости признаков в ситуации, когда смысл признаков ясен, но они сформулированы настолько широко, что создается впечатление утраты определенности.

Пусть, например, заявлено устройство, которое для повышения надежности снабжено резервными узлами и первым и вторым блоками диагностики неисправности, подключенными своими выходами ко входам блока управления резервом. При этом из описания следует, что имеются в виду неодинаковые по конструкции блоки диагностики, выявляющие вполне определенные неисправности разного вида. Вследствие того, что конкретизация особенностей этих блоков в формуле отсутствует и они различаются лишь порядковыми номерами, формула охватывает, кроме того устройства, которое имеется в виду, также устройства с блоками диагностики, выявляющими иные неисправности и, более того, устройства с двумя одинаковыми блоками диагностики.

Очевидно, что это не порождает проблемы идентифицируемости, и, если известны или раскрыты в самой заявке какие-либо блоки диагностики, использование которых в составе заявляемого устройства не нарушает его работоспособность, нет препятствий для положительного вывода о промышленной применимости <*>.

--------------------------------

<*> Однако, тем не менее, может возникнуть вопрос о правомерности предоставления данному изобретению правовой охраны, поскольку, например, при весьма обобщенно и одинаково названной функции двух блоков диагностики оно может оказаться не новым, либо не имеющим изобретательского уровня ввиду того, что отсутствие указания на конкретные функции не дает оснований утверждать о достижении технического результата, который обеспечивается лишь при конкретных функциях блоков диагностики.

Если формулировка признака в формуле изобретения такова, что он ассоциируется для специалиста с вполне определенным средством, но из описания следует, что заявитель ошибочно приписывает соответствующему термину совсем иной смысл, также не следует ставить вопрос об идентифицируемости. Например, в формуле изобретения указан "модулятор". При этом из описания выясняется, что заявитель имеет в виду блок, формирующий абсолютное значение (модуль) числа, информация о котором содержится во входном сигнале, тогда как в общепринятом смысле модулятор является средством для модулирования сигнала, т.е. изменения его параметров в соответствии со значениями другого (модулирующего) сигнала. В подобных случаях при отказе заявителя скорректировать использованную в формуле терминологию анализ проводится в соответствии с общепринятым смыслом термина, включенного в формулу, а не того, который вкладывается в него заявителем в тексте описания. Соответственно, вывод о промышленной применимости будет зависеть от того, способно ли заявляемое изобретение с признаком, выраженным известным термином, при понимании его в общепринятом смысле реализовать указанное в заявке назначение.