1.4.2.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

1.4.2.4.1. Положительного вывода о возможности осуществления, т.е. создания материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение, недостаточно для признания его промышленно применимым. Это средство, как особо подчеркнуто в пункте 19.5.1 Правил, должно быть способно реализовать указанное в заявке назначение. Оценка соответствия требованию промышленной применимости с точки зрения этой его составляющей направлена на проверку того, нет ли технических ошибок, обусловливающих неработоспособность устройства, невозможность требуемого протекания способа и т.п.

1.4.2.4.2. Следует отдельно обсудить вопрос о характере предъявляемых заявителю требований при оценке приводимых им доказательств. Этот вопрос, как следует из сказанного выше, является общим для проверки как промышленной применимости, так и других условий патентоспособности, связанных с оценкой достоверности усматриваемых заявителем свойств, определяющих существенность тех или иных признаков.

Переход к патенту - охранному документу исключительного права как единственному виду охранного документа перелагает центр тяжести ответственности за достоверность приводимых сведений на заявителя. Однако это не снимает с эксперта ответственности за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Все вышеизложенное означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительных доказательств, если имеющиеся в заявке не объясняют выявленного им противоречия с известными данными, на которые следует указать в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать таких доказательств, если он сам не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования устройства, протекания способа и т.п. Такие сомнения разрешаются в пользу заявителя.

Пусть, например, предложен способ получения окрашенных меха и шерсти, связанный с добавлением в корм животных определенных веществ. Нет оснований оспаривать доводы заявителя, если нельзя привести базирующиеся на известных знаниях контрдоводы (в частности, о том, что окраска шерсти определяется генетическими факторами и не подвержена влиянию условий существования).

Рассмотрим другой условный пример.

Предположим, что впервые предложен способ магнитной записи с многократным использованием одной и той же пленки с нанесенным на нее ферромагнитным покрытием. Перед повторным использованием пленку предложено размагничивать, однако в заявке не описаны средства для этого. Известных средств для размагничивания пленки - носителя магнитной записи нет (таковы условия примера). Заявитель в ответе на запрос, зная, что новые, описанные им впервые в дополнительных материалах средства не будут приняты во внимание при оценке промышленной применимости, указал на известный прием размагничивания - нагревание размагничиваемого предмета до так называемой точки Кюри - температуры, при которой исчезают магнитные свойства. Эксперт должен был бы принять такие доводы заявителя, если бы не смог обосновать неприменимость этого способа размагничивания ввиду того, что описанная в заявке пленка - носитель магнитной записи при нагревании до температуры, соответствующей точке Кюри ферромагнитного покрытия, будет разрушена.

Следует отметить, что как эксперт, так и заявитель, подкрепляя свои доводы технического характера (например, при отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений, обусловливающих работоспособность заявленного объекта) ссылками на опубликованные источники, не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности содержащихся в заявке сведений (с учетом и предшествовавших ей знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве правоты той или иной стороны. Привлечение для такого доказательства результатов более поздних исследований (не подменяющих собой сведения, необходимые для осуществления изобретения) вполне допустимо.

1.4.2.4.3. При проверке промышленной применимости используются, главным образом, сведения, содержащиеся в разделе описания "Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения". В пункте 3.2.4.5 Правил в числе требований, предъявляемых к этому разделу, имеется и требование о приведении сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Сущность изобретения" при характеристике решаемой задачи. В связи с этим необходимо отметить, что, если установлена способность реализации заявленным изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, но не подтверждена возможность получения упомянутого технического результата, это не является препятствием к признанию изобретения промышленно применимым.

Пусть, например, заявлен гвоздь с двумя шляпками, похожий на общеизвестный, но отличающийся тем, что на стержне гвоздя на некотором небольшом расстоянии от традиционной шляпки находится еще одна меньших размеров. При забивании гвоздя он, по мнению заявителя, упирается этой второй шляпкой в поверхность материала, а традиционная шляпка остается над поверхностью. Благодаря этому, как полагает заявитель, такой гвоздь легче вынимать. Если эксперт, проанализировав усилия, которые возникают при забивании гвоздя, и сопротивление, оказываемое ему материалом, придет к выводу, что при забивании предлагаемого гвоздя он будет погружаться в материал полностью, вплоть до традиционной шляпки, как и ранее известный гвоздь, то его доводы означали бы отрицание возможности достижения усматриваемого заявителем технического результата. Однако это не должно быть причиной вывода о несоответствии изобретения требованию промышленной применимости, если назначение изобретения сформулировано просто "гвоздь".

Изложенный подход не распространяется на случай, когда при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. В этом случае технический результат может заключаться в реализации предлагаемым средством его назначения, и недостижение его означает несоответствие требованию промышленной применимости.

Так, например, если заявлен бытовой электрический холодильник, основанный на новом принципе, и в результате его анализа выявляется, что он не обеспечивает понижения температуры в холодильной камере по сравнению с температурой окружающей среды, недостижение такого технического результата одновременно свидетельствует о том, что данное средство не реализует назначения "холодильник" и не может быть признано промышленно применимым (если только изобретение не заявлено как "холодильный шкаф"; в этом случае в результате исключения из формулы видового признака "холодильный" изобретение, характеризуемое скорректированной формулой, может оказаться промышленно применимым в качестве просто "шкафа") <*>.

--------------------------------

<*> В ситуациях, когда изобретение признается промышленно применимым несмотря на невозможность получения технического результата, указанного в разделе описания "Сущность изобретения" при характеристике решаемой задачи, недостижение такого результата скажется при оценке изобретательского уровня, так как эта оценка осуществляется с учетом только фактически достигаемого результата.