1.2.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Приведенным выше эксперту следует руководствоваться при проверке формулы, представленной как в первичных, так и в дополнительных материалах заявки. Однако, анализируя формулу изобретения, представленную заявителем после подачи заявки, необходимо дополнительно проверить, не появился ли в этой формуле независимый пункт, не относящийся к заявленному изобретению. Включение такого независимого пункта не допускается ни в качестве дополнительного к тому независимому пункту, который содержался в первоначальной формуле, ни вместо него.

При проведении указанной проверки следует руководствоваться положениями, приведенными в подпункте (5) пункта 20 Правил. В соответствии с одним из этих положений заявленными считаются изобретения, к которым относится первоначальная формула, если пошлина за подачу заявки была уплачена в размере, соответствующем количеству содержащихся в ней пунктов, а в случае, когда пошлина была уплачена в меньшем размере, - изобретения, в отношении которых заявка принята к рассмотрению в соответствии в пунктом 18.8 Правил.

Из приведенного, в частности, следует, что если при подаче заявки пошлина, уплаченная заявителем, была меньше установленного размера, в связи с чем заявителем часть пунктов была из формулы исключена и в уведомлении о положительном результате формальной экспертизы отмечено это обстоятельство и указано, в отношении какого изобретения заявка принята к рассмотрению, то в дальнейшем в формуле не должны появиться независимые пункты, относящиеся к иному изобретению.

Второе положение подпункта (5) пункта 20 Правил содержит четкий алгоритм, позволяющий безошибочно установить, относятся ли вносимые в формулу изменения к заявленному изобретению или нет. В соответствии с этим алгоритмом проводится анализ заменяемого и заменяющего родовых понятий, отражающих назначение. Если указанные понятия равнозначны ("вискозиметр" и "прибор для определения вязкости"), находятся в отношении подчинения ("стол" и "стол раздвижной") или пересекаются, т.е. объемы их частично совпадают ("нож для срезания ботвы" и "складной нож"), и при этом заменяющие характеристики содержатся в первичных материалах заявки, то вывод о допустимости изменений будет положительным независимо от того, увеличивается или уменьшается объем правовой охраны, определяемой измененной формулой <*>.

-------------------------------

<*> Из приведенного следует, что заявитель, в частности, не может включать в формулу на "Устройство" не содержащийся в ней ранее независимый пункт на "Способ", раскрытый лишь в описании заявки (и наоборот), даже если объединение таких устройства и способа не противоречит требованию единства изобретения. Не допускается включение заявителем в новый независимый пункт характеристики средства, упомянутого и раскрытого в первоначальной формуле изобретения лишь в качестве одного из признаков изобретения, заявленного в этой формуле.

Так, формула, представленная в первичных материалах заявки, изложена следующим образом:

"Устройство для транспортировки сыпучих грузов, содержащее шнек и установленный над ним загрузочный бункер с ворошителем, отличающееся тем, что шнек выполнен с переменным шагом витков, а ворошитель представляет собой лопастное колесо, установленное на валу".

Несмотря на то, что в формуле ворошитель упомянут и раскрыта его конструкция, он не может быть представлен в новом независимом пункте формулы изобретения.

В подпункте (5) пункта 20 Правил специально выделен ряд ситуаций, при которых изменения формулы также признаются относящимися к заявленному изобретению.

Рассмотрим эти ситуации.

1.2.4.1. В том случае, когда признаки, содержащиеся в формуле изобретения, по своему характеру не соответствуют указанному в формуле виду объекта, последний может быть заменен на тот вид, которому эти признаки в большей степени соответствуют.

Например, в первичных материалах заявки независимый пункт формулы изложен в следующей редакции:

"Устройство для обработки полотна, в котором используют тепловую камеру для нагрева полотна, отличающееся тем, что при нагреве полотно вытягивают посредством обрезиненных валков.".

Приведенные в формуле признаки относятся к характеристике действий над материальным объектом ("полотно нагревают"), а также к характеристике конструктивных средств, используемых для осуществления действий ("используют тепловую камеру для нагрева", "вытягивают посредством обрезиненных валков"). Такие признаки, как следует из пункта 3.2.4.3 Правил, в большей степени соответствуют способу как объекту изобретения и поэтому указание в скорректированной формуле изобретения вместо устройства для обработки полотна "способа обработки полотна" является лишь приведением в соответствие названия вида объекта с указанной в формуле совокупностью признаков. Следовательно, включение заявителем в формулу вместо первоначального независимого пункта, в котором было охарактеризовано устройство, нового независимого пункта "на способ" не рассматривается в таком случае как появление независимого пункта, не относящегося к заявленному изобретению.

1.2.4.2. Если в качестве объекта изобретения в первичных материалах заявки заявлено применение по новому назначению и в качестве применяемого указан объект, сведения о котором не стали общедоступными до даты приоритета, то допускается замена объекта "применение" на объект соответствующего вида с указанным назначением.

Например, в первичных материалах заявки независимый пункт формулы изложен в следующей редакции:

"Применение ножниц, режущие кромки которых выполнены вогнутыми, в качестве держателя стеклянных банок".

Однако ни в одном общедоступном источнике информации не описаны ножницы с указанной в формуле конструктивной особенностью (и заявитель не отрицает этого), а из описания, представленного в заявке, следует, что для реализации нового назначения ножниц - удерживать стеклянные банки - в известных ножницах необходимо изменить форму режущих кромок, т.е. выполнить их вогнутыми для лучшего контакта с поверхностью банки. Таким образом, применяемый объект претерпел изменение по сравнению с известным из уровня техники, а значит не соблюдено указанное в пункте 2 статьи 4 Закона условие, в соответствии с которым в качестве объекта изобретения может быть применение по новому назначению лишь таких устройств, способов, веществ или штаммов, которые сами являются известными.

Следовательно, заявителем неправильно выбрана форма изложения своих притязаний, что делает возможной замену объекта изобретения "Применение ножниц" на "Держатель стеклянных банок".

С объектом "применение по новому назначению" связана и другая ситуация, при которой первоначально заявленное средство определенного назначения может быть преобразовано в применение средства по этому назначению.

Такое преобразование может быть произведено заявителем при установлении известности средства, отличающегося от заявленного лишь назначением.

1.2.4.3. Ранее действовавшие Правила содержали в рассматриваемом пункте упоминание еще одной ситуации, допускающей появление в формуле дополнительно к первоначально включенному в формулу независимому пункту еще одного, "возникшего" в результате устранения нарушений, допущенных заявителем при составлении формулы изобретения.

Из перечня подпункта (5) пункта 20 действующих в настоящее время Правил указанная ситуация исключена. Это означает, что она заведомо должна признаваться допустимой без привлечения каких-либо положений обсуждаемого подпункта (5) пункта 20 Правил.