3.1. Приказ Роспатента от 29.12.2009 N 186 "Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации"

3.1.1. Лицензионным договорам посвящены статьи 1235 - 1238 Кодекса и статьи 1367, 1369 Кодекса (в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов), 1489, 1490 Кодекса (в отношении товарных знаков). При этом, как отмечено в пункте 2 статьи 1233 Кодекса, к договорам о распоряжении исключительным правом, в том числе к лицензионным договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419 Кодекса) и о договоре (статьи 420 - 453 Кодекса).

Договоры, представляемые для государственной регистрации, в качестве лицензионных договоров о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержать элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (пункт 3 статьи 421 Кодекса). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре. Таким образом, в случае представления в Роспатент смешанного договора его рассмотрение осуществляется только в той части, которая касается отношения сторон по лицензионному договору о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (пункт 1 статьи 1235 Кодекса).

В соответствии с пунктом 4 статьи 421 Кодекса стороны договора свободны в определении условий договора, которые формулируются по их усмотрению.

Вместе с тем согласно пункту 1 статьи 422 Кодекса договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Так, в соответствии со статьей 1235 Кодекса лицензионный договор должен предусматривать:

- предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которого предоставляется по договору с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или средство (патент, свидетельство);

- способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

- в возмездном договоре - условие о размере вознаграждения или порядке его определения.

3.1.2. При проверке лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака следует учитывать, что участие Российской Федерации в Ниццком соглашении о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков означает необходимость использования унифицированной Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в тех положениях договора, которые определяют предмет договора в части товаров и услуг, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Несмотря на то, что Кодекс не ограничивает правообладателя товарного знака в его праве предоставить возможность использования товарного знака только в отношении части товаров и услуг, на которые распространяется правовая охрана, что соответствует заложенному в Кодексе принципу свободы договора, вместе с тем к содержанию лицензионных договоров по товарным знакам предъявляются определенные законодательные требования, вытекающие, в частности, из международных договоров Российской Федерации, в том числе о применении МКТУ (статья 1 Ниццкого соглашения) при указании на товары и услуги, в отношении которых предоставляется право на использование товарного знака по договору.

В связи с чем, в случае если в лицензионном договоре перечень товаров и/или услуг сформулирован без учета МКТУ и, следовательно, не соответствует данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр ТЗ), в регистрации договора отказывается со ссылкой на подпункт 2 пункта 7.10 Регламента.

3.1.3. Следует учитывать, что Кодекс не содержит установления обязанности для сторон лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака предусматривать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. В связи с этим отсутствие в лицензионном договоре указанных условий не может препятствовать его регистрации.

3.1.4. В лицензионном договоре согласно пункту 3 статьи 1235 Кодекса должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Указание в лицензионном договоре в качестве территории действия договора помимо территории Российской Федерации также и территории иностранных государств не может препятствовать регистрации такого договора. Вместе с тем в таком случае исполнителю в сопроводительном письме, с которым заявителю по адресу для переписки, указанному в заявлении, направляется после регистрации договора предусмотренный Регламентом комплект документов, рекомендуется отметить, что регистрация договора осуществлена только в отношении территории Российской Федерации.

3.1.5. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (пункт 4 статьи 1235 Кодекса).

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если срок действия исключительного права не истекает раньше.

При заключении лицензионных договоров, предметом которых являются товарные знаки, стороны договора в вопросе определения срока его действия могут исходить из возможности продления срока действия исключительного права на товарный знак неограниченное число раз, как предусмотрено статьей 1491 Кодекса. В случае представления лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака, в котором отмечено, что договор заключен на срок действия правовой охраны товарного знака или это следует из содержания договора, то договор может быть зарегистрирован и будет считаться заключенным на неопределенный срок.

При рассмотрении положений лицензионного договора, касающихся срока его действия, следует иметь в виду, что никакими нормативными актами (Кодексом, Регламентом) возможность автоматической пролонгации договора Роспатентом не предусмотрена.

В случае если в договоре указан конкретный срок действия договора, но в договоре содержится положение об автоматической пролонгации договора, рекомендуется регистрировать договор со сроком действия, указанным в договоре.

При определении срока действия лицензионного договора в отношении патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы следует руководствоваться положениями статьи 1363 Кодекса. Например, если в договоре о предоставлении права использования промышленного образца определено, что договор заключен на срок действия исключительного права на промышленный образец, то в качестве срока действия договора следует указывать 15 лет со дня подачи первоначальной заявки без учета возможности продления срока действия исключительного права на соответствующий промышленный образец.

3.1.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 1235 Кодекса по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, если в лицензионном договоре не указывается на его безвозмездность, то лицензионный договор рассматривается как возмездный.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным (пункт 5 статьи 1235 Кодекса). При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 Кодекса, не применяются.

Таким образом, законодатель прямо предусмотрел, что условие о размере вознаграждения или порядке его определения является существенным условием возмездного лицензионного договора, соглашение по которому должно быть достигнуто между сторонами договора на дату его заключения, то есть дату его регистрации.

Условие о размере вознаграждения или порядке его определения должно являться неотъемлемой частью возмездного договора, представляемого в Роспатент в соответствии с пунктом 9.9.2 Регламента в комплекте необходимых для регистрации договора документов.

В случае если в лицензионном договоре указывается, что размер вознаграждения или порядок его определения приводятся в дополнительном соглашении, приложении к договору и т.д., такое дополнительное соглашение или приложение к договору должны являться неотъемлемой частью договора.

Согласно пункту 7.2 Регламента, если документ состоит более чем из одного листа, листы должны быть прошиты и пронумерованы. Следовательно, условие о размере вознаграждения, изложенное на отдельных листах в виде дополнительного соглашения или приложения к договору, должно быть прошито вместе с другими листами договора.

Следует также обращать внимание на пункт 9.9.8 Регламента, согласно которому у заявителя могут быть запрошены только дополнительные документы или пояснения, необходимые для рассмотрения заявления о регистрации договора, не требующие внесения изменений в договор.

Возвращение подлинных экземпляров незарегистрированного договора, представленного на регистрацию, возможно только в случае отказа в принятии заявления о регистрации или отказа в регистрации договора (пункты 9.3 и 10.5 Регламента). Других оснований для возврата подлинных экземпляров незарегистрированного договора, в том числе и для целей прошивки, Регламентом не предусмотрено. Подлинные экземпляры незарегистрированного договора также могут быть возвращены в случае удовлетворения обращения об отзыве заявления о регистрации.

В связи с изложенным, в случае если в лицензионном договоре указывается, что размер вознаграждения приведен в отдельном приложении или дополнительном соглашении, которое не является неотъемлемой частью представленного на регистрацию договора, в регистрации договора отказывается со ссылкой на подпункт 9 пункта 7.10 Регламента.

Вместе с тем согласно пункту 1 статьи 423 Кодекса договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязательств, является возмездным. Таким образом, если в представленном лицензионном договоре в положениях, касающихся порядка определения вознаграждения, будет четко определено встречное предоставление, например, в случае внесения права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в качестве вклада в уставной капитал лицензиата с указанием номинальной стоимости доли или акций лицензиара в уставном капитале лицензиата, то такой договор будет удовлетворять требованиям подпункта 9 пункта 7.10 Регламента.

3.1.7. В статье 1236 Кодекса установлена общая норма, согласно которой лицензионные договоры делятся на договоры, являющиеся простой (неисключительной) лицензией, и договоры, являющиеся исключительной лицензией.

3.1.8. Если из текста лицензионного договора следует или договором предусмотрено предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, то такой договор следует рассматривать как исключительную лицензию (подпункт 2 пункта 1 статьи 1236 Кодекса).

Если лицензионным договором не предусмотрено предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (пункт 2 статьи 1236 Кодекса), а также если лицензионным договором предусмотрено предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (подпункт 1 пункта 1 статьи 1236 Кодекса), такой договор следует рассматривать как простую (неисключительную) лицензию.

При проверке документов, представленных на регистрацию лицензионного договора, следует обращать внимание, используя данные соответствующих государственных реестров, не предоставлено ли правообладателем право использования данного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на аналогичной территории другому лицу на условиях исключительной лицензии или в случае представления договора исключительной лицензии - на наличие ранее зарегистрированного действующего на данной территории лицензионного договора.

В случае выявления указанной информации заявителю направляется уведомление об отказе в регистрации представленного договора со ссылкой на подпункт 11 пункта 7.10 Регламента.

Если в лицензионном договоре указано, что лицензия является неисключительной, но в тексте самого договора содержится положение о том, что за лицензиаром не сохраняется право на предоставление лицензий третьим лицам (или аналогичное положение), или в тексте договора о предоставлении исключительного права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации содержится положение, что лицензиар может предоставить право на использование другим лицам, то в регистрации такого договора отказывается ввиду наличия внутренних противоречий (подпункт 10 пункта 7.10 Регламента).

3.1.9. При проверке документов, представленных на регистрацию лицензионного договора в отношении товарных знаков, следует обращать внимание, используя данные Госреестра ТЗ, не только на территорию действия договора, но и на предоставление правообладателем прав использования данного товарного знака в отношении аналогичных товаров или услуг на аналогичной территории другому лицу. В отношении одной и той же территории правообладатель товарного знака может предоставить разным лицам исключительное право на использование товарного знака в отношении различных товаров и/или услуг.

3.1.10. При рассмотрении на возможность регистрации лицензионного договора в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов следует иметь в виду следующее. В соответствии с действующим законодательством в отношении одного охраняемого объекта, например, изобретения, могут быть зарегистрированы несколько исключительных лицензий или исключительная и несколько неисключительных лицензий только при условии, что объем предоставляемых по договорам прав не пересекается. При этом согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется содержащейся в патенте формулой изобретения. Таким образом, если одним патентом на изобретение охраняется группа изобретений, образующих единый изобретательский замысел, и при этом в формуле изобретения содержится несколько независимых пунктов, то по каждому изобретению, защищенному независимым пунктом формулы, может быть предоставлено исключительное право на его использование.

В случае выявлении информации, свидетельствующей о том, что право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставляется за пределом прав, имеющихся у правообладателя, заявителю направляется уведомление об отказе в регистрации представленного договора со ссылкой на подпункт 11 пункта 7.10 Регламента.

3.1.11. Лицензионный договор о предоставлении права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, подлежащих государственной регистрации, согласно статье 1232 Кодекса также подлежит государственной регистрации. В соответствии с пунктом 3 статьи 433 Кодекса договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации. Вместе с тем следует учитывать положения пункта 2 статьи 425 Кодекса о том, что стороны договора вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. Действительно, подлежащий государственной регистрации лицензионный договор будет считаться заключенным с момента его регистрации, но волей сторон договора может быть установлено, что отдельные положения договора могут применяться исключительно к отношениям сторон договора до момента его заключения.

В связи с этим при рассмотрении лицензионного договора следует иметь в виду, что наличие положений, регулирующих возникновение у сторон договора определенных обязанностей в части исполнения условий договора с момента, отличного от даты заключения договора, не является основанием для запроса дополнительных пояснений по данному вопросу или отказа в регистрации договора.