2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Коль скоро полезная модель является устройством, формула, в которой она может быть охарактеризована, должна иметь вид, аналогичный традиционной формуле изобретения, относящегося к устройству.

Ни из Закона, ни из Правил-ПМ не следует возможность выражения ее в другом виде, например, в виде применения известного устройства по иному назначению. Поэтому, если притязания выражены таким образом, следует предложить заявителю изложить их с использованием формулы, указанной выше.

В пункте 3.3 Правил-ПМ приведены требования, которым должна соответствовать формула полезной модели, а в пункте 16.3 (подпункты 1.10 - 1.16, 1.18 - 1.20) перечислены возможные недостатки ее составления, требующие направления заявителю запроса с предложением их устранения.

Одним из таких недостатков является некорректное выражение признака полезной модели, что не позволяет в дальнейшем его идентифицировать, т.е. однозначно установить содержание понятия, исходя из уровня техники.

При выявлении такого недостатка необходимо иметь в виду, что запрос заявителю по этому обстоятельству имеет смысл направлять лишь тогда, когда материалы заявки содержат сведения, позволяющие уточнить этот признак.

В противном случае по заявке следует вынести решение о выдаче свидетельства, в котором можно сообщить об обнаруженном недостатке и соответствующих правовых последствиях (неопределенности прав, основанных на свидетельстве).

Если зависимый пункт формулы полезной модели содержит признак, заменяющий или исключающий признак независимого пункта, которому он подчинен, или включает признаки, совокупность которых имеет характер, указанный в абзаце третьем подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил-ПМ, заявителю в запросе предлагается, в частности:

- перенести в независимый пункт заменяющий признак, изложив его и заменяемый признак в виде альтернативы, или исключить зависимый пункт с заменяющим признаком;

- изъять из независимого пункта признак, который исключается в зависимом пункте, и включить его в зависимый пункт как частный случай выполнения полезной модели, включив в независимый пункт обобщающее эти признаки понятие, если оно присутствует в описании полезной модели.

Когда в формуле вместо признаков устройства приведены только данные об эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при осуществлении и / или использовании полезной модели, а в описании хотя бы на функциональном уровне раскрыто ее конструктивное выполнение, заявителю в запросе предлагается внести его в формулу вместо упомянутых данных или в дополнение к ним. При этом заявителю сообщается, что в случае отказа от такого корректирования формулы заявка будет признана отозванной в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона.

Если по заявке представлены дополнительные материалы с уточненной формулой полезной модели или с предложениями о ее уточнении, в которых обнаруживаются признаки, отсутствовавшие в первоначальном описании, даже если они изображены на чертеже или упомянуты в реферате, такие признаки не принимаются во внимание, а дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели (подпункт (4) пункта 16.11 Правил-ПМ).

При сообщении в запросе заявителю о том, что дополнительные материалы изменяют сущность заявленной полезной модели и могут быть оформлены в качестве самостоятельной заявки в установленные сроки и в установленном пунктом 3 статьи 19 Закона и пунктом 16.8.2 Правил порядке, целесообразно выразить просьбу довести до сведения экспертизы мнение заявителя по поводу его дальнейших действий: будет ли он подавать новую заявку и отзывать рассматриваемую или настаивает на выдаче свидетельства по этой заявке, или он хочет иметь свидетельства по той и другой заявке.

В последних случаях по рассматриваемой заявке, даже если дополнительные материалы содержали новые признаки, без которых не реализуется назначение полезной модели или не достигается указанный в описании технический результат, выносится решение о выдаче свидетельства с формулой в первоначальной редакции.

Если заявитель не представит свое мнение в установленный срок или просьбу о его продлении, заявка признается отозванной.

Предложения в запросе о включении или исключении признаков из независимого пункта формулы полезной модели правомерны только в тех случаях, когда:

- признаки ограничительной части не соответствуют признакам ближайшего аналога (прототипа), указанного в разделе описания "Уровень техники";

- ограничительная часть не содержит признаков полезной модели, кроме родового понятия, отражающего ее назначение, в то время как в разделе "Уровень техники" описан прототип, имеющий и другие общие с полезной моделью признаки;

- в ограничительной части содержатся родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, и другие признаки, в то время как раздел "Уровень техники" вообще отсутствует;

- отличительная часть содержит не только те признаки, которые раскрыты в разделе описания "Сущность полезной модели", но и иные, в нем не указанные;

- отличительная часть не содержит некоторых признаков, указанных в разделе описания "Сущность полезной модели";

- отличительная часть содержит признаки, указанные в разделе описания "Сущность полезной модели" как частные случаи выполнения и / или использования полезной модели.

В случаях нарушения требования единства полезной модели (пункт 2.3 Правил-ПМ) и отказе заявителя скорректировать формулу или указать полезную модель, подлежащую рассмотрению, в соответствии с подпунктом (1) пункта 16.5 Правил-ПМ рассматривается полезная модель, указанная первой (или первая группа полезных моделей, связанная единым творческим замыслом).

При этом в очередном запросе заявителю указывается на необходимость исключения из формулы пунктов на полезные модели, не рассмотренные экспертом. При невыполнении этого указания в установленный срок заявка признается отозванной.

При выявлении нарушения требований о том, чтобы независимый пункт формулы или независимый пункт вместе с подчиненным ему зависимым относились к одной полезной модели (подпункт (2) пункта 3.3.2.4, подпункт (3) пункта 3.3.2.5 Правил-ПМ), заявителю в соответствии с подпунктами (1.14) и (1.15) пункта 16.3 Правил-ПМ направляется запрос с предложением представить уточненное описание и формулу, относящиеся к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, образующих единый творческий замысел, и, при необходимости, уплатить (доплатить) соответствующие пошлины. Если в установленный срок заявителем будет представлен ответ на запрос без скорректированной требуемым образом формулы полезной модели и / или не представлен документ, подтверждающий уплату (доплату) соответствующей пошлины, формальная экспертиза проводится в отношении тех объектов, которые выбраны заявителем, либо, при отсутствии такого выбора, экспертиза не проводится и заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается скорректировать формулу и / или произвести доплату пошлины. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона будет признана отозванной.

Когда формула из нескольких независимых пунктов включает среди прочих предложение, не охраняемое в качестве полезной модели, заявителю в запросе предлагается исключить соответствующий пункт. При невыполнении этого предложения по заявке выносится решение об отказе в выдаче свидетельства.

Описание полезной модели согласно пункту 2 статьи 17 Закона должно раскрывать ее с полнотой, достаточной для осуществления.

Это требование конкретизировано в пункте 3.2 Правил, в котором приведена структура документа и содержание его разделов. Правила (подпункты (1.8), (1.9), (1.16) пункта 16.3) содержат также перечень оснований для направления заявителю запроса в случае, когда описание не соответствует установленным требованиям. Он касается, в основном, следующих обстоятельств:

- отсутствие предусмотренных структурных разделов;

- наличие указаний на невозможность публикации содержащихся в описании сведений;

- несоответствие описания и формулы полезной модели друг другу.

Особую роль для заявок на выдачу свидетельства на полезную модель играет строгое выполнение требований Правил-ПМ в части наличия всех структурных разделов описания полезной модели.

Во первых, чтобы ограничить возможность подачи заявок на полезные модели с испрашиванием неправомерно расширенного объема охраны, важно выполнение требования наличия в описании раздела "Уровень техники", где приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них наиболее близкого по совокупности признаков.

Во-вторых, необходимо выполнение всех требований Правил в отношении содержания раздела описания "Сущность полезной модели".

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. При этом указано, что полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Поэтому в случае возникновения вопроса о правомерности предоставления полезной модели правовой охраны окажется необходимым установление существенности признака, включенного в формулу полезной модели.

В подпункте (1) пункта 3.2.4.3 Правил-ПМ имеется требование при описании сущности полезной модели сформулировать технический результат. В соответствии со сформулированным техническим результатом и определяется существенность признаков формулы полезной модели. Отсутствие в описании полезной модели обоснования существенности признака с точки зрения достигаемого технического результата может вызвать трудности, в частности, при рассмотрении возражения против выдачи свидетельства на полезную модель.

Однако следует помнить, что в связи с тем, что по заявке проводится проверка выполнения только формальных требований, должно проверяться наличие предписанных Правилами-ПМ структурных разделов описания без анализа существа полезной модели.

Наиболее распространенной является ситуация, когда выявляется несоответствие описания и формулы полезной модели друг другу. Эта ситуация также требует особого внимания экспертизы. Она имеет место, например, в случае, когда совокупности признаков полезной модели, приведенные в формуле и разделе описания "Сущность полезной модели", различаются между собой.

При выявлении такого недостатка заявителю следует указать на необходимость его устранения путем уточнения одного или другого документа (или их обоих).