1.7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

1.7.1. В соответствии с пунктом 19.6 Правил запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу, включая принятие решения. В подпункте (1.1) этого пункта приведен неисчерпывающий перечень обстоятельств, являющихся основаниями для запроса.

Согласно подпункту (3) того же пункта приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу следует подкреплять аргументами технического или правового характера со ссылками, в случае необходимости, на техническую литературу и соответствующие нормативные документы.

При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой формулы изобретения, таких как уточнение характеристики существенного признака, исключение из формулы несущественного признака и т.п., целесообразно указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от нее.

Рекомендуется руководствоваться следующим общим принципом: до завершения проверки патентоспособности изобретения самостоятельными основаниями для запроса могут быть лишь обстоятельства, заключающиеся в наличии таких препятствий для проведения этой проверки, которые не могут быть преодолены без обращения к заявителю.

Следует также исходить из того, что процесс экспертизы заявки по существу включает действия по принятию и направлению заявителю решения о выдаче или об отказе в выдаче патента, без выполнения которых она не может считаться завершенной (кроме случаев, когда заявка отзывается заявителем, считается или признается отозванной). Поэтому после установления патентоспособности изобретения наличие недостатков формулы изобретения, не воспрепятствовавших получению такого вывода, но являющихся нарушением требований, предъявляемых нормативным документом - Правилами, - может быть и самостоятельным (единственным) основанием для направления заявителю запроса с предложением устранить эти недостатки.

К числу упомянутых нарушений относятся:

- наличие в формуле изобретения признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения (или наличие в материалах, представленных заявителем, указания на включение таких признаков в формулу), не принятых во внимание при проверке патентоспособности изобретения (подпункт (4) пункта 20 Правил);

- наличие в формуле изобретения признаков, охарактеризованных понятиями, не обеспечивающими возможность их идентифицирования и не принятыми во внимание при проверке патентоспособности изобретения в соответствии с абзацем пятым подпункта (3) пункта 19.4 Правил;

- изложение независимого пункта формулы изобретения не в виде одного предложения (подпункт (2) пункта 3.3.2.3 Правил);

- наличие в формуле недопустимых элементов (пункт 4 Правил).

В запросе, направляемом во всех этих случаях, следует обратить внимание заявителя на то, что заявка будет признана отозванной, если он не представит в установленный срок ответ, содержащий должным образом скорректированную формулу изобретения (либо согласие с предложением экспертизы о внесении ею изменений в формулу или конкретной предложенной редакцией формулы) либо отмену указания о включении в формулу признаков, приводящих к изменению сущности заявленного изобретения, или просьбу о продлении срока ответа. В запросе следует указать, кроме того, что к таким же последствиям приведет представление ответа, в котором заявитель возражает против корректировки формулы изобретения или не отменяет свое указание о включении в формулу признаков, обусловливающем изменение сущности заявленного изобретения, не приведя нормативно обоснованной аргументации.

К недостаткам, при наличии которых не следует направлять запрос на данном этапе производства заявки, относится, в частности, использование заявителем устаревшей или не в полной мере соответствующей принятой в конкретной области техники терминологии, не воспрепятствовавшее установлению патентоспособности изобретения.

Не следует направлять заявителю запрос, содержание которого исчерпывается предложением внести в формулу изобретения исправления стилистического или иного характера.

Не требует направления запроса и может быть осуществлена самим экспертом без предварительного согласования с заявителем коррекция формулы в решении о выдаче патента, заключающаяся в устранении опечаток и грамматических ошибок (пункт 19.7 Правил).

1.7.2. В запросе экспертизы не допускается:

а) ограничиваться перечнем источников информации, на которых предполагается основывать решение об отказе в выдаче патента, без приведения всей системы доказательств, подтверждающих правомерность вывода экспертизы;

б) требовать от заявителя подтверждения возможности осуществления изобретения без приведения доказательств того, что имеющиеся в заявке сведения не подтверждают такую возможность, или без обоснования недостаточности таких сведений либо их недостоверности. Доказательства в случае необходимости должны быть подкреплены ссылками на источники информации;

в) запрашивать доказательства фактического получения и / или наличия указанных в заявке свойств (например, биологической активности и / или низкой токсичности) для каждого соединения заявленной группы с разными по химической природе радикалами (когда группа описывается общей структурной формулой), кроме случаев, когда в отношении некоторых таких соединений у экспертизы есть сомнения в возможности их получения описанным способом и / или проявления ими свойств, основанные на значениях специального характера;

г) требовать от заявителя доказательств невозможности достижения технического результата за пределами интервала значений или при отступлении от единичного значения, использованных в качестве количественной характеристики существенного признака.

Недопустимо также требовать включения в независимый пункт формулы изобретения количественных характеристик ингредиентов композиции без обоснования влияния таких характеристик на достигаемый результат (например, в случае протекания в исходных композициях физико - химических процессов при образовании веществ, для получения которых они предназначены).

В то же время экспертиза вправе запрашивать примеры, подтверждающие нижний и верхний пределы интервала значений количественных характеристик, если они включены в независимый пункт формулы и интервал велик, а представленные в заявке примеры касаются лишь средних значений интервала. При этом должны быть приведены доводы технического характера, обосновывающие сомнения в возможности достижения результата, иллюстрируемого приведенным в заявке примером, при значительном отклонении от условий этого примера, обусловленном шириной заявленного интервала. Для обоснования необходимости представления дополнительных примеров наряду с такими доводами приводится ссылка на абзац третий пункта 3.2.4.5 Правил, согласно которому должна быть показана возможность получения технического результата в указанном в независимом пункте интервале;

д) если в формулу изобретения включено общее понятие, указывать на неправомерность использования его заявителем на том основании, что в заявке приведено недостаточное, по мнению экспертизы, количество примеров конкретного выполнения изобретения.

Основанием для запроса по поводу такой неправомерности может служить, в частности, приведение экспертизой примеров выполнения изобретения, охватываемых упомянутым общим понятием, не обеспечивающих реализацию указанного в заявке назначения (при реализации этого назначения в примерах, приведенных заявителем), или примеров, в которых не обеспечивается получение усматриваемого заявителем технического результата (достигаемого в примерах заявителя);

е) предлагать заявителю исключить одно из изобретений заявленной группы, приводя аргументы о "двойном патентовании" в случаях, когда заявлена группа изобретений, представленная объектами разного вида (например, способ и устройство для его осуществления, устройство (вещество) и способ его изготовления), и при этом признаки одного изобретения находятся во взаимно однозначном соответствии с признаками другого, отличаясь лишь формой выражения, обусловленной видом объекта.

Не следует так действовать и в случае, когда одним и тем же заявителем поданы две заявки на изобретения, соотносящиеся друг с другом, как указано выше;

ж) предлагать заявителю внести в ограничительную часть независимого пункта формулы изобретения характеристику частной формы выполнения признака, выраженного в этом пункте общим понятием, когда данная частная форма включена заявителем в зависимый пункт формулы и совпадает с признаком ближайшего аналога, если в отношении заявленного изобретения данная частная форма не относится к числу признаков, необходимых для достижения технического результата во всех случаях выполнения или использования изобретения;

з) если формула изобретения содержит идентифицируемые признаки, не подпадающие под перечни, указанные в подпунктах (2) - (9) пункта 3.2.4.3 Правил, квалифицировать их как неприемлемые для характеристики заявленного объекта, поскольку эти перечни не являются исчерпывающими.

Необходимо также иметь в виду, что в Правилах не содержится каких-либо ограничений в отношении наличия в формуле изобретения математических выражений и характера входящих в них параметров, что не допускает в процессе экспертизы приведение доводов о необходимости их исключения, если выбранная заявителем форма представления признаков изобретения не препятствует возможности их идентифицирования (подпункт 4 пункта 3.3.1 Правил) и проверке патентоспособности такого изобретения.

Вместе с тем экспертиза вправе предложить заявителю более удачную, по ее мнению, форму представления математических выражений, эквивалентную первоначальной в математическом отношении, либо замену их эквивалентной словесной формулировкой, однако такое предложение нецелесообразно делать до получения положительного вывода о патентоспособности изобретения;

и) привлекать для вывода о несоответствии условию новизны заявленного изобретения сведения о средстве того же назначения, хотя бы один признак которого является не идентичным признаку независимого пункта формулы изобретения, а эквивалентным ему, т.е. выполняющим ту же функцию с таким же результатом, но являющимся иным по форме выполнения.

Если не обнаружен более близкий аналог, такое средство квалифицируется как прототип заявленного изобретения. Последнее, отличаясь от прототипа упомянутым эквивалентным признаком, признается новым и требует последующей проверки на соответствие условию изобретательского уровня;

к) предлагать заявителю изменить формулу изобретения, составленную с разделением на ограничительную и отличительную части, в связи с выявлением экспертизой более близкого, по ее мнению, аналога заявленного изобретения, чем выбранный заявителем прототип, если совпадение заявленного изобретения с прототипом, выбранным заявителем, и аналогом, выявленным экспертизой, имеет место в отношении разных признаков.

Допускается предлагать заявителю изменить такую формулу изобретения, если аналогу, выявленному экспертизой, присущи все признаки, общие для заявленного изобретения и прототипа, выбранного заявителем, и, кроме того, упомянутый аналог имеет еще один или несколько признаков, общих с заявленным изобретением.

Поскольку неправильное распределение признаков между ограничительной и отличительной частями с учетом выявленного экспертизой наиболее близкого аналога не является недостатком, препятствующим проведению проверки патентоспособности изобретения, упомянутое предложение может быть изложено в запросе, если последний направляется по иным основаниям, связанным с необходимостью представления заявителем материалов и сведений, без которых дальнейшее проведение проверки патентоспособности невозможно.

Обращаясь с таким предложением к заявителю, следует разъяснить ему, что оно обусловлено необходимостью соблюдения требований подпункта (1) пункта 3.3.2.3 Правил и что дальнейшая проверка патентоспособности изобретения будет проводиться с учетом выявленного экспертизой наиболее близкого аналога, если заявитель не представит убеждающие экспертизу доводы о том, что указанным требованиям в большей степени соответствует выбранный заявителем прототип;

л) во всех случаях, когда экспертиза предлагает заявителю прототип изобретения, в том числе взамен указанного в заявке, предлагать заявителю провести сравнительный анализ в части достигаемого технического результата без объяснения причин недостаточности имеющихся в заявке сведений для продолжения экспертизы по отношению к новому прототипу.

С учетом этого упомянутое предложение не следует направлять заявителю до проведения сопоставительного анализа самим экспертом. Основанием для обращения к заявителю с таким предложением может быть, в частности, установление того, что указанный в заявке технический результат, достигаемый изобретением, обеспечивается и выявленным экспертизой ближайшим аналогом, вследствие чего возникает вопрос, в отношении какого технического результата (кроме результата в виде расширения арсенала средств данного назначения) существенны отличительные от этого аналога признаки заявленного изобретения.