1.5.7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

1.5.7.1. Если заявлено изобретение, содержащее признаки А, Б и В или В' и обнаружено средство того же назначения, содержащее признаки А, Б и В, причем изобретением и ближайшим аналогом достигается один и тот же результат, то в заявленном изобретении новой является совокупность А, Б и В', а совокупность А, Б и В не нова, в результате чего патент с формулой изобретения, предложенной заявителем, не может быть выдан, даже если совокупность А, Б и В' патентоспособна, поскольку в противном случае была бы предоставлена правовая охрана наряду с новым средством (А, Б, В') и известному средству (А, Б, В). Заявителю сообщается об этом, и, если он скорректирует формулу, исключив из нее признак В, изобретение считается новым.

Несогласие заявителя скорректировать формулу не является препятствием для дальнейшей проверки изобретения, характеризуемого признаками А, Б, В', на соответствие условию изобретательского уровня. Однако, как следует из сказанного выше, при положительном выводе относительно изобретательского уровня совокупности (А, Б, В') принимается решение об отказе в выдаче патента (подпункт (5) пункта 19.8 Правил) с приведением изложенных выше доводов; при этом в решении подтверждается патентоспособность (А, Б, В').

1.5.7.2. В формуле, представленной заявителем, изобретение охарактеризовано следующим образом: объект, включающий А, Б, отличающийся тем, что он содержит Д и В или В'.

Найден другой ближайший аналог - средство того же назначения, содержащее А, Б, В, Г.

Наличие Д среди отличительных признаков обусловливает новизну заявленного изобретения в обоих частных случаях его выполнения - как с признаком В, так и с признаком В'. Поэтому, если данное изобретение окажется соответствующим и условию изобретательского уровня, перед принятием решения о выдаче патента необходимо будет решить только вопрос о правильной редакции формулы изобретения (если она составляется с разделением на ограничительную и отличительную части) с учетом того обстоятельства, что один из альтернативных признаков - В - присущ как изобретению, так и выявленному наиболее близкому аналогу.

Рассмотрим несколько возможных ситуаций.

(1) Из сведений об изобретении выявляется, что признаки В и В' имеют одинаковую функцию (например, растворитель, обогреватель) или проявляют одно и то же свойство (термостойкость, возможность поворота на угол до 50 град.), или при неизвестности этих сведений они подпадают под группу с общим имеющимся в описании заявки названием (например, редкоземельный элемент), причем из источника, в котором раскрыт ближайший аналог, выявляются соответствующие сведения о признаке В.

В этом случае заявителю предлагается скорректировать формулу изобретения путем указания в ограничительной части, кроме признаков А, Б, общего понятия - функции, свойства или общего названия, под которое подпадают признаки В и В', а в отличительной части формулы - всех альтернативно выраженных признаков, поскольку возможность альтернативного выбора из числа их конкретных форм выполнения присуща именно изобретению, но не присуща его ближайшему аналогу. При этом указание таких признаков в отличительной части формулы изобретения осуществляется в форме: "... в качестве... (указывается функция или свойство или другое обобщающее название, приведенное в ограничительной части) содержит В или В'".

При несогласии заявителя с такими изменениями формулы в решении о выдаче патента она сохраняется в предложенной им редакции (см. пункт 19.7 Правил), однако при указании источников, принятых во внимание при проведении экспертизы, приводятся сведения о выявленном наиболее близком аналоге.

(2) Из сведений о ближайшем аналоге функция или свойство, присущие В, не выявляются и специалисту на основании известных знаний не ясны, а в описании заявленного изобретения доказано, что с использованием признаков В и В' достигается один и тот же технический результат, однако общее понятие, объединяющее их в группу средств с какими-либо общими характеристиками (кроме весьма широкого родового признака, например, вещество, металл, узел и т.п.), не найдено и не приведено.

В этом случае коррекции формулы не требуется.

Описанный выше подход распространяется и на случаи, когда среди альтернативных признаков изобретения есть совпадающие с двумя и более альтернативными признаками ближайшего аналога (например, он содержит признаки А, Б, В и Г' или Г", изобретение содержит признаки А, Б, Д и Г или Г или Г").

1.5.7.3. В формуле, представленной заявителем, изобретение охарактеризовано следующим образом:

Объект, содержащий А, Б, В, отличающийся тем, что он включает Г, Д, Е, причем Е = 100 - 500.

Найден ближайший аналог - средство того же назначения, содержащее А, Б, В, Е, причем Е = 80 - 300. Ввиду наличия признаков Г и Д заявленное изобретение ново и в тех частных случаях, когда значение признака Е находится в части интервала 100 - 300, принадлежащей наиболее близкому аналогу. Поэтому оно подлежит проверке на соответствие условию изобретательского уровня, и при положительном выводе в отношении этого условия может быть принято решение о выдаче патента.

Однако, поскольку признак Е присущ как изобретению, так и наиболее близкому аналогу, для адекватного отражения этого обстоятельства в формуле изобретения перед принятием решения о выдаче патента заявителю следует рекомендовать включить в ограничительную часть имеющееся в описании заявки название признака Е (например, "при нагревании", "с ускорением", "под углом", "хлорид натрия" и т.п.), а в отличительной части указать заявленный интервал величин, характеризующих признак Е.

При несогласии заявителя на такую коррекцию экспертиза при вынесении решения о выдаче патента действует аналогично изложенному выше в п. 1.5.7.2(1).

1.5.7.4. В формуле, представленной заявителем, изобретение охарактеризовано так же, как в предыдущем случае (п. 1.5.7.3).

Обнаружен ближайший аналог - средство того же назначения, содержащее А, Б, В, Г, Д, Е, причем Е = 80 - 300. Технические результаты, достигаемые изобретением и аналогом, совпадают.

В этом случае изобретение можно было бы признать новым лишь при исключении из первоначально заявленного интервала его части от 100 до 300 включительно. Поэтому на этапе проверки новизны заявителю следует дать соответствующую рекомендацию, руководствуясь подпунктом (7) пункта 19.5.2 Правил. При этом необходимо разъяснить заявителю правовые последствия отказа от коррекции и при дальнейшей экспертизе заявки руководствоваться подходом, аналогичным изложенному выше в п. 1.5.7.1.