1.5.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

1.5.3.1. В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2 Правил заявки с более ранней датой приоритета включаются с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации, т.е. по ней испрашивался патент (свидетельство) Российской Федерации (как непосредственно в заявлении, если она была подана после 13.10.92, так и в случае подачи в установленном порядке ходатайства о выдаче такого патента по заявке, поданной ранее указанной даты);

- заявка подана другим лицом (т.е. другим заявителем, а если заявителей несколько, - нет полного совпадения их составов);

- заявка не отозвана, не считается и не признана отозванной.

Возможна ситуация, когда второе условие, первоначально не выполнявшееся (так как рассматриваемая заявка и заявка с более ранним приоритетом поданы одним и тем же заявителем), окажется выполненным в процессе экспертизы, если состоится уступка прав заявителя по одной из заявок другому лицу. Возможна и противоположная ситуация, когда при изначальном несовпадении заявителей по заявке с более ранним приоритетом состоится уступка прав заявителя другому лицу - заявителю, подавшему рассматриваемую заявку. В этом случае более ранняя заявка исключается из уровня техники.

1.5.3.2. Более ранняя заявка другого заявителя отозвана (в смысле абзаца пятого пункта 1 статьи 4 Закона) и заведомо не может быть включена в уровень техники с даты ее приоритета, если на момент проведения экспертизы заявленного позднее изобретения по существу:

- другой заявитель сам отозвал свою заявку (статья 27 Закона);

- более ранняя заявка считается отозванной, так как ее заявитель подал заявку на изобретение (полезную модель) с испрашиванием приоритета по более ранней своей заявке, раскрывающей это изобретение (полезную модель) (пункт 4 статьи 19 Закона);

- истек трехлетний срок с даты поступления более ранней заявки на изобретение другого заявителя для подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу, и эта заявка считается отозванной (пункт 7 статьи 21 Закона);

- более ранняя заявка признана отозванной по причинам пропуска заявителем срока для ответа на запрос экспертизы или подачи ходатайства о его продлении и при этом истек установленный срок для подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока (пункты 4, 8 и 12 статьи 21 Закона).

1.5.3.3. Более ранняя заявка другого заявителя не отозвана, не может быть отозвана и считаться отозванной и включается в уровень техники с даты ее приоритета, если на момент проведения экспертизы рассматриваемой заявки по существу изобретение или полезная модель, описанные в более ранней заявке, внесены в государственные реестры (произошла регистрация и отзыв невозможен в соответствии со статьей 27 Закона).

1.5.3.4. Если более ранняя заявка другого заявителя на момент проведения экспертизы заявленного позднее изобретения по существу не отозвана, но возможности ее отзыва в соответствии со статьей 27 Закона не исчерпаны, то заявителю рассматриваемого изобретения сообщается о наличии такой заявки (без указания ее заявителя и раскрытия содержания) и о возможности отложить рассмотрение его заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя отложить рассмотрение заявки устанавливается несоответствие заявленного изобретения условию новизны (подпункт (4) пункта 19.5.2 Правил).

1.5.3.5. Если более ранняя заявка другого заявителя на момент проведения экспертизы более поздней заявки по существу признана отозванной из-за несоблюдения срока ответа на запрос экспертизы или подачи ходатайства о его продлении (пункты 4 и 8 статьи 21 Закона), но право заявителя на восстановление пропущенного срока в соответствии с пунктом 12 статьи 21 Закона еще не исчерпано, то экспертиза заявленного изобретения проводится без учета более ранней заявки. Если при этом оказывается, что рассматриваемое изобретение соответствует условиям патентоспособности и по заявке может быть выдан патент, заявителя до принятия решения целесообразно уведомить о выявленной заявке, наличие которой в случае восстановления по ходатайству ее заявителя пропущенного им срока ответа на запрос может оказаться основанием для оспаривания патента, выданного по рассматриваемой заявке.

При направлении заявителю такого уведомления ему сообщается также о возможности отложить принятие решения по его заявке до наступления определенности по более ранней заявке. При поступлении соответствующей просьбы заявителя ее следует удовлетворить, а при непоступлении такой просьбы в срок, указанный в уведомлении, или несогласии заявителя отложить принятие решения по его заявке экспертиза принимает решение о выдаче патента.

1.5.3.6. Более ранняя заявка того же заявителя или другого лица, переуступившего до регистрации изобретения (полезной модели) право заявителя лицу, являющемуся заявителем рассматриваемой более поздней заявки на раскрытое в ранней заявке изобретение, не может быть включена в уровень техники при проверке новизны этого изобретения.

Однако после регистрации изобретения или полезной модели по более ранней заявке в соответствующем реестре эти изобретение или полезная модель, квалифицируемые как запатентованные в Российской Федерации объекты промышленной собственности, могут быть включены с даты приоритета в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки (см. выше п. 1.5.2).

1.5.3.7. Поданные другими лицами международные заявки с более ранним приоритетом, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации, учитываются в объеме описания и формулы изобретения при условии, что:

- на момент принятия решения по рассматриваемой более поздней заявке действие международной заявки в Российской Федерации не прекращено, т.е. если заявитель не изъял международную заявку или указание Российской Федерации (статья 24(1)(i) Договора о патентной кооперации (РСТ)), или если действие международной заявки сохранено;

- на указанный момент заявка не отозвана заявителем в соответствии со статьей 27 Закона;

- заявка переведена на национальную фазу, т.е. до истечения 21 месяца с даты приоритета международной заявки (или 31 месяца по международным заявкам, по которым был сделан выбор Российской Федерации согласно статье 39(1) РСТ) заявителем представлены в ФИПС либо заявление о выдаче патента Российской Федерации на русском языке, либо перевод заявления РСТ на русский язык, если оно представлено на другом языке.

При проверке правомерности привлечения международной заявки при установлении новизны позднее заявленных изобретений следует также учитывать изложенное выше в п. п. 1.5.3.2 - 1.5.3.6.

1.5.3.8. Поданные другими лицами евразийские заявки с более ранним приоритетом включаются в уровень техники при соблюдении условий, приведенных в статье 16 Евразийской патентной конвенции, а также условий, приведенных выше в п. п. 1.5.3.2 - 1.5.3.6.

1.5.3.9. Заявки на изобретение или полезную модель с более ранним приоритетом включаются в уровень техники в отношении описания и формулы изобретения (полезной модели), содержащихся в этой заявке на дату, на которую поступили заявление, описание, формула и чертежи (для заявок на изобретения - только в случае, если в описании имеются ссылки на них). Если эта дата является более поздней, чем дата приоритета рассматриваемого изобретения, то в уровень техники включаются только те материалы заявки, которые послужили основанием для испрашивания по ней более раннего приоритета (первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к ним) (предпоследний абзац подпункта (2) пункта 19.5.2 Правил).