1.2.1. Проверка формулы изобретения с точки зрения выражения ею сущности изобретения и основанности на описании
1.2.1. Проверка формулы изобретения с точки зрения
выражения ею сущности изобретения
и основанности на описании 
В соответствии с пунктом 2 статьи Закона формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании.
1.2.1.1. При установлении того, выражает ли представленная заявителем формула сущность изобретения, следует руководствоваться следующим.
В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.3 и подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, и если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.
Из приведенного следует, что для проверки соответствия формулы изобретения указанному требованию необходимо на основе анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным и включены ли они в анализируемую формулу. Признаки считаются существенными, если они находятся в причинно - следственной связи с техническим результатом. Таким образом, показателем существенности признака является технический результат, на достижение которого направлено изобретение.
Следовательно, первый шаг на пути выявления совокупности существенных признаков заявленного изобретения связан с установлением указанного технического результата. Для этого, в первую очередь, анализируется раздел описания "Сущность изобретения", т.к. в соответствии с Правилами именно в этом разделе описания требуется указать технический результат, раскрыть задачу, на решение которой направлено заявляемое изобретение.
Необходимо подчеркнуть, что выбор подлежащей разрешению технической проблемы является прерогативой заявителя, и поэтому характер указанного заявителем технического результата не подлежит критической оценке со стороны эксперта. В связи с этим не следует задаваться вопросом, какая конкретная польза может быть получена при использовании изобретения с достижением указанного заявителем технического результата.
Следует иметь в виду, что заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств. В этом случае в качестве технического результата может быть указано на необходимость получения средства, реализующего конкретное назначение (например, создание нагревателя), при этом вопрос о каких-то технических достоинствах этого средства вообще может перед заявителем не стоять.
Для выявления и лучшего понимания проблемы, решаемой заявителем, а следовательно, и технического результата, на достижение которого направлено изобретение, чрезвычайно полезными могут оказаться сведения, приведенные заявителем в разделе описания "Уровень техники" и относящиеся к анализу причин, которые препятствовали получению требуемого технического результата.
Выявив технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, необходимо установить, следствием какой совокупности признаков он является. Для этого необходимы знания той технической области, к которой относится заявленное изобретение. Без таких знаний выявление причинно - следственных связей между признаками изобретения и техническим результатом невозможно.
После определения совокупности признаков, обусловливающей указанный заявителем технический результат, устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.
В том случае, когда установлено, что какой-либо из признаков, отнесенных экспертом к существенным, отсутствует в независимом пункте формулы изобретения, а упомянут лишь в описании или в зависимом пункте, заявителю предлагается внести его в независимый пункт, при этом предложение эксперта сопровождается соответствующими доводами, подтверждающими влияние признака на достижение указанного заявителем технического результата (подпункт (2) пункта 19.4 Правил).
При проверке формулы на этом этапе может возникнуть ситуация, когда какой-либо признак изобретения заявителем лишь назван существенным без приведения доказательств такого утверждения. Это обстоятельство само по себе еще не является основанием, достаточным для вступления в диалог с заявителем. Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния рассматриваемого признака на технический результат или, по крайней мере, ставят ее под сомнение, то обсуждение с заявителем этого вопроса будет вполне оправданным, при этом уместным будет привлечение источников информации, подтверждающих позицию эксперта.
Если же эксперт не в состоянии оценить существенность анализируемого признака (например, из-за "отдаленности" тематики или недостаточной исследованности закономерностей, действующих в конкретной области техники) и попытки самостоятельного, более глубокого изучения вопроса по специальной литературе не помогли эксперту сформировать какое-то мнение, то следует согласиться с утверждением заявителя и рассматривать указанный признак как существенный.
Практика показывает, что формула изобретения, представляемая заявителем, нередко включает несущественные признаки. При выявлении этого обстоятельства эксперт руководствуется следующим. Если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для получения технического результата, а кроме такой совокупности содержит и несущественный признак, то вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения, является достоверным, т.к. за выражение сущности "отвечает" указанная совокупность существенных признаков.
Специальной нормы, запрещающей включение в формулу несущественного признака, Правила не содержат. Следовательно, в рассматриваемой ситуации формула составлена без нарушения предъявляемых к ней в этой части требований, а потому претензий к заявителю по поводу наличия в формуле несущественных признаков не должно быть.
В то же время присутствие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями заявителя и не сделано им осознанно). Проявляя заботу об интересах заявителя (как будущего патентообладателя) эксперт может обратить его внимание на это обстоятельство и на те последствия в отношении объема правовой охраны, которые наступят для него в случае сохранения в формуле изобретения несущественного признака.
1.2.1.2. При проверке соблюдения заявителем второго вытекающего из Закона требования, заключающегося в том, что формула должна быть основана на описании, устанавливается, содержатся ли в описании понятия, которыми в формуле охарактеризовано заявленное изобретение (подпункт (4) пункта 19.4 Правил).
Указанное требование признается соблюденным, в первую очередь, в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании. Такая ситуация относится к наиболее простым и, как правило, не вызывает вопросов.
Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически. Так, при описании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем использовано понятие "мальтийский крест", а в формуле он назван "мальтийский механизм" или указанный в формуле изобретения "натяжной ролик" в описании назван лениксом (редко употребляемое, устаревшее название).
Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в формуле, не упомянуто в описании, но полностью раскрыто его содержание. При этом специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу включено понятие "коаксиально расположенные трубы", а в описании без использования понятия "коаксиально" указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.
В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но это нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать это обстоятельство в качестве самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.
К несоблюдению заявителем рассматриваемого требования по существу относятся случаи, когда понятие, содержащееся в формуле, не нашло отражения в описании ни в терминологическом, ни в содержательном смысле.
Так, в формуле приведена характеристика формы трубы и указано на выполнение ее армированной. В описании особенность трубы, связанная с армированием, даже не упомянута.
Отнесение такой ситуации к явному нарушению предъявляемого к формуле требования будет правомерным.
Заявителю следует предложить такое нарушение устранить, при этом заявитель может или исключить из формулы отсутствующий в описании признак, или, сохранив его в формуле, включить его в описание.
Особого внимания со стороны эксперта требует следующая ситуация.
В формуле изобретения использовано общее понятие, а в описании содержится ряд примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака, охарактеризованного этим понятием. При этом все указанные частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью. Например, в формуле изобретения указано, что в состав изоляционного материала входит текстильное волокно. В описании приведены примеры реализации изобретения с использованием полиамидного и полиэфирного текстильного волокна.
В связи с тем, что в описании содержится понятие "текстильное волокно", вывод о том, что формула в этой части основана на описании, бесспорно положительный.
При этом нет необходимости, как это имеет иногда место на практике, пытаться на этом этапе экспертизы установить правомерность использования заявителем общего понятия. В соответствии с подпунктом (6) пункта 3.3.1 Правил общее понятие рекомендуется использовать в случае, когда именно характеристики, содержащиеся в этом общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.
Если эксперт на предыдущем этапе проверки формулы (см. выше, пункт 1.2.1) убедился в том, что существенным является признак "текстильное волокно", и именно такое понятие содержится в описании, претензий к заявителю в части обсуждаемых требований не должно быть.
