1.1.3. Проверка содержания формулы изобретения
1.1.3. Проверка содержания формулы изобретения 
1.1.3.1. При проверке правильности изложения формулы необходимо прежде всего установить, содержится ли в формуле указание на то, в отношении какого объекта изобретения испрашивается правовая охрана. Для того, чтобы можно было установить, какой объект охарактеризован в формуле, не обязательно наличие в ней указания непосредственно на тот или иной вид объекта (устройство, способ, вещество и т.д.). Достаточно, чтобы о принадлежности к конкретному объекту изобретения можно было судить по содержанию формулы. Если в формуле охарактеризована "Уборочная машина" или "Прибор для измерения влажности", то ясно, что речь идет об устройстве.
Не представляется возможным установить, на какой объект испрашивается правовая охрана, если формула представлена, например в следующем виде:
"Для тушения лесного пожара используется вертолет, несущий емкости, наполненные составом, подавляющим пламя, который может представлять собой порошок или жидкость".
В подобных случаях, когда невозможно выявить принадлежность заявленного изобретения к какому-то конкретному виду объекта, заявителю следует предложить представить характеристику изобретения в соответствии с требованиями Правил.
1.1.3.2. Установив, к какому виду объекта относится заявленное изобретение, следует определить, содержатся ли в формуле признаки соответствующего вида. Практике известны случаи, когда заявитель вместо признаков соответствующего вида объекта включает в формулу лишь данные об эксплуатационных показателях объекта техники и его потребительских свойствах или описание явлений и эффектов, имеющих место при осуществлении и / или использовании изобретения:
"Транспортное средство, отличающее тем, что оно обеспечивает бесперебойную перевозку грузов на дальние расстояния при малом расходе бензина".
Если выявлена такая особенность формулы, заявителю в соответствии с подпунктом (1.12) пункта 18.3 Правил направляется запрос с предложением включить в формулу признаки изобретения. При этом целесообразно указать, каким из подпунктов пункта 3.2.4.3 Правил ему необходимо руководствоваться.
1.1.3.3. В том случае, когда формула не содержит отмеченного выше в пункте 1.1.3.2 недостатка и включает признаки изобретения, необходимо установить, соответствуют ли они по своему характеру тому виду объекта изобретения, на который испрашивается правовая охрана.
Если заявленное изобретение относится к устройству (как виду объекта изобретения), следует проверить, использованы ли для его характеристики признаки, указанные в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил. При этом необходимо иметь в виду, что Правилами допускается при характеристике конструктивного выполнения устройства указывать на его подвижность (опорный элемент установлен с возможностью возвратно - поступательного перемещения), на возможность реализации определенной функции (пластина установлена с возможностью частичного перекрытия перфорации в стенке корпуса).
В том случае, когда правовая охрана испрашивается на способ, в формуле должны содержаться признаки, перечисленные в подпункте (3) пункта 3.2.4.3 Правил.
Необходимо принимать во внимание, что одним из признаков, допустимых для характеристики способа, является указание на использование устройства, если это относится к условию реализации действия (или действий) способа. При этом глубина раскрытия устройства в "формуле на способ" определяется тем, что необходимо для получения указанного заявителем технического результата. В каких-то случаях достаточно указания лишь на назначение устройства, выраженное общим понятием (исходный материал измельчают в шаровой мельнице). В иных случаях существенным может оказаться конструктивное выполнение устройства, используемого в способе для осуществления его действия ("... слои полотна прошивают с помощью иглы, выполненной полой и имеющей продольное отверстие, длина которого составляет 1/5 длины иглы").
Анализируя формулу изобретения, относящегося к веществу, следует учитывать содержание подпунктов (4), (5), (6) пункта 3.2.4.3, а также пункта 3.3.5 Правил.
При этом не должно быть упущено из вида, что формула изобретения, характеризующая композицию, включает кроме входящих в ее состав ингредиентов и признаки, относящиеся к их количественному содержанию. Однако Правилами допускаются и отклонения от этого требования, когда очевидна несущественность таких признаков.
Независимо от того, к какому виду объекта изобретения относится заявленное изобретение, при проверке содержания формулы необходимо учитывать следующее обстоятельство.
Каждому из перечней признаков, приведенных в пункте 3.2.4.3 Правил, предшествует запись "Для характеристики (приводится вид объекта) используются, в частности, следующие признаки:".
Следовательно, приведенные в Правилах перечни признаков, используемых для характеристики изобретения любого вида объекта, не являются исчерпывающими. В силу этого обстоятельства считается допустимым наличие в формуле изобретения, кроме признаков, непосредственно взятых из одного перечня, признаков, не вошедших ни в один из перечней, или признаков, упомянутых в другом перечне (т.е. относящихся к иному, чем заявленный, виду объектов изобретения).
Так, в формуле на устройство могут (кроме признаков собственно заявленного устройства) содержаться характеристика продукта, для получения которого устройство предназначено (устройство для формования пластмассовых крышек охарактеризовано с привлечением конструктивных особенностей крышки), или характеристика другого устройства, взаимодействие с которым будет осуществляться лишь при непосредственной эксплуатации охраняемого устройства (держатель резца характеризуется конструктивными особенностями резца).
В формуле на устройство в качестве признака может быть указана взаимосвязь параметров этого устройства с параметрами среды, в которой устройство будет функционировать (в формуле на скребок для очистки внутренней поверхности нефтепровода содержится в качестве признака взаимосвязь показателя упругости материала скребка с показателями вязкости нефти).
В силу указанной выше причины в формуле на устройство кроме признаков этого устройства могут содержаться признаки, которые по своему характеру являются действием над материальным объектом, а потому "принадлежат" способу как объекту изобретения. "Устройство для обработки полотна, содержащее нагреватель и вытяжные валки, отличающееся тем, что вытяжные валки выполнены обрезиненными, а при нагреве полотна осуществляют его антистатическую обработку".
1.1.3.4. При анализе содержания формулы с позиции требований формальной экспертизы эксперт не должен забывать о том, что Правила не содержат каких-то специальных ограничений в отношении формы выражения признака. Она может быть словесной или в виде математической зависимости.
Если речь идет о "количественном признаке", то он может быть выражен как в виде интервала значений, так и в виде единичного значения.
Нет преград для такого выражения признака, которое на практике часто ошибочно относят к "постановке задачи". Например, "... заслонка выполнена так, чтобы обеспечить проход изделия только в одну сторону".
Если именно такая особенность выполнения заслонки достаточна, чтобы (в совокупности с другими признаками устройства) получить указанный заявителем технический результат, и для такой характеристики признака существует вполне определенный материальный эквивалент, претензий со стороны экспертизы не должно быть. Но если такие претензии и появляются, то они, как правило, представляют собой результат анализа сущности заявленного изобретения, который не проводится на стадии формальной экспертизы.
Правилами (подпункт (5) пункта 3.3.1) допускается замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежу заявки в тех случаях, когда без такой отсылки невозможно выполнить требование идентификации признака.
Например, конструктивный элемент устройства имеет сложную геометрическую форму, которую чрезвычайно сложно описать математически или словесно. В такой ситуации в формуле изобретения характеристика такого признака будет выглядеть, в частности, следующим образом: "... пластина имеет форму (или выполнена), как это изображено на чертеже (фиг. 1)". Понятно, что в подобной ситуации признак будет идентифицироваться с привлечением чертежа, а, следовательно, последний должен, по крайней мере в этой части, быть выполнен со строжайшим соблюдением требований, предъявляемым к графическим материалам.
При проверке содержания формулы изобретения необходимо выявлять случаи замены характеристики признака отсылкой к источнику информации ("мембрана выполнена из материала, раскрытого в описании к патенту США N ..."). На недопустимость такой формы представления признаков в формуле указано в подпункте (5) п. 3.3.1 Правил.
Эксперт не должен расценивать как недозволенную такую характеристику признака, при которой его на практике ошибочно относят "к негативному". (Например: "диск выполнен без сквозных прорезей"). Если подобная характеристика не приводит к очевидной нелепости с технической точки зрения, то со стороны эксперта претензий к заявителю не должно быть.
В то же время, если бы заявка рассматривалась на стадии экспертизы по существу, эксперт мог бы, оценивая существенность такого признака, установить, что применительно к примеру с диском существенным является выполнение диска сплошным (а не без прорезей), и порекомендовать заявителю скорректировать характеристику признака, если это допускают первичные материалы заявки. С учетом изложенного выше, любая форма выражения признака должна считаться приемлемой, если соблюдены требования подпунктов (4) и (5) пункта 3.3.1 Правил).
При решении вопроса, связанного с тем, имеет ли место однозначное понимание смыслового содержания понятий, которыми охарактеризован признак, т.е. имеется ли возможность его идентифицирования, следует исходить из условия формальной экспертизы - выявление несоответствия установленным требованиям без анализа сущности изобретения.
К признакам, идентификация которых невозможна, заведомо относятся признаки, для характеристики которых использованы понятия типа "специальный", "особый" (датчик специальной конструкции, препарат особого воздействия на организм).
Если признак в формуле охарактеризован необщепринятым термином (например, впервые введенным самим заявителем), в силу чего такой признак не может быть идентифицирован, заявителю предлагается скорректировать формулу (на основе первичных материалов заявки).
В том случае, когда выводу о неидентифицируемости признака должен предшествовать технический анализ заявленного изобретения, решение вопроса о том, имеет ли место нарушение, откладывается до рассмотрения заявки на стадии экспертизы по существу (если такое рассмотрение состоится).
1.1.3.5. При проверке формулы изобретения эксперту следует установить, основана ли она на описании, т.е. содержатся ли в описании признаки, включенные в нее заявителем. При этом достаточно провести сопоставление "внешнего вида" формулы и описания. В том случае, когда устанавливается, что признак, указанный в формуле, не содержится в описании или один и тот же признак охарактеризован в формуле и в описании разными понятиями, заявителю предлагается внести в материалы заявки соответствующую корректировку. (В последнем случае корректировка может не потребоваться, если в ответ на предложение эксперта заявитель покажет, что указанные понятия относятся к синонимам.)
1.1.3.6. При проверке формулы изобретения на соответствие требованиям, предъявляемым Правилами, эксперт устанавливает, относится ли ее независимый пункт к одному изобретению (подпункт (2) пункта 3.3.2.4 Правил).
Осуществляя такую проверку, эксперт ограничивается выявлением только таких нарушений указанного требования, которые можно обнаружить без анализа вопросов, относящихся к сущности заявленного изобретения.
Так, в формуле изобретения содержатся альтернативные признаки, а в описании заявителем указано, что такие альтернативные признаки обеспечивают (в совокупности с другими признаками формулы изобретения) разные технические результаты.
Например, формула изобретения изложена в следующей редакции:
"Шариковая ручка, содержащая корпус и стержень с пишущим наконечником, отличающаяся тем, что корпус выполнен прозрачным или со сквозными отверстиями".
В описании содержится прямое указание на то, что при выполнении корпуса прозрачным обеспечивается возможность визуального контроля наполненности стержня, а при выполнении корпуса со сквозными отверстиями достигается уравнивание давления внутри и снаружи корпуса, что обеспечивает равномерное истечение пасты. Если в описании подобной информации не содержится, то эксперту нет необходимости пытаться самостоятельно выявить, имеет ли место нарушение.
По такой же "упрощенной процедуре" проводится проверка соблюдения заявителем других условий, при которых независимый пункт может считаться относящимся к одному изобретению. Содержание таких условий подробно рассмотрено в разделе 1.2 настоящих Рекомендаций, относящемся к проверке формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу.
1.1.3.7. Если изобретение охарактеризовано в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, устанавливается, не приводит ли содержание зависимых пунктов к исключению или замене какого-либо признака или признаков того пункта, которому подчинены зависимые пункты. И в этом случае выявляются только такие нарушения, которые "находятся на поверхности". Например, в независимом пункте указано, что конструктивный элемент подпружинен, а в зависимом пункте в отношении этого же элемента сказано, что он жестко закреплен.
Не вдаваясь в анализ сущности изобретения, такое противоречие можно выявить.
Более глубокого исследования материалов заявки с целью установления соблюдения заявителем требований, действующих в отношении содержания зависимых пунктов формулы, не требуется.
Если нарушения указанного характера выявлены, то в соответствии с подпунктом (1.15) пункта 18.3 Правил, заявителю направляется запрос с предложением внести соответствующие корректировки в формулу.
При этом заявитель может быть поставлен в известность, что изобретения, к которым относится составленная им формула, могут быть представлены (в рамках поданной заявки) в разных независимых пунктах.
