2.3. Особенности экспертизы обозначений, воспроизводящих фамилию или включающих фамилию
В соответствии с абзацами первым, пятым пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие фамилии, псевдонимы и производные от них известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.
Регистрация обозначений, воспроизводящих иные фамилии, псевдонимы (далее - фамилии), в качестве товарных знаков может быть произведена, если обозначение, состоящее из фамилии или включающее фамилию, обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя.
В процессе экспертизы обозначений, состоящих из фамилии или включающих фамилию, целесообразно использовать информацию, содержащуюся в энциклопедиях, толковых и других словарях, в том числе словарях имен и фамилий, справочниках, в частности именных телефонных справочниках, сети ИНТЕРНЕТ, данных переписи, если таковые имеются.
С помощью источников информации можно установить, не подпадает ли заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, состоящее из фамилии или включающее фамилию, под действие следующих законодательных положений:
- абзацев первого, пятого пункта 2 статьи 7 Закона, т.е. не является ли обозначение, воспроизводящее фамилию, достоянием истории и культуры РФ (например, обозначение "Чайковский");
- пунктов 1, 2 статьи 6 Закона, т.е. не тождественна ли фамилия на русском или каком-либо ином языке, например английском, немецком, французском, испанском, итальянском, описательному обозначению, общепринятому символу или термину или какому-либо иному обозначению, регистрация которого в отношении каких-либо определенных товаров и / или услуг недопустима (например, Учитель, Сухой, Гончар, Wood, Smith).
Заявленному на регистрацию в качестве товарного знака обозначению, воспроизводящему фамилию, может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если она является не только именем собственным, но и имеет смысловое словарное значение, которое в соответствии с действующим законодательством не может служить препятствием для регистрации в отношении заявленных товаров и услуг. Например, может быть предоставлена правовая охрана фамилии "Муха", заявленной в отношении товара "музыкальные инструменты", фамилии "Перекати - поле", заявленной в отношении услуг по организации путешествий, фамилии "Скрытный", заявленной в отношении адвокатских услуг.
Если из источников информации следует, что заявленное обозначение является только фамилией, не подпадает под действие абзацев первого, пятого пункта 2 статьи 7 Закона и не имеет иного значения, раскрытого в словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д., экспертом может быть сделан вывод о том, что фамилия не обладает различительной способностью. Такой вывод следует признать тем более убедительным, чем более распространенной является заявленная на регистрацию фамилия. При этом вывод об отсутствии различительной способности не может зависеть от того, что фамилия указана во множественном числе, например "Петровы", или в каком-либо падеже с предлогом, например "От Петрова".
Фамилии целесообразно предоставить правовую охрану, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленная фамилия воспринималась потребителем как обозначение товаров производителя, а не как фамилия, до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть приняты во внимание результаты опросов потребителей, письменные заявления специалистов, данные об объемах продаж, рекламе и т.п. (см. пункт 2.1 Рекомендаций), которые демонстрируют то, что потребитель воспринимает заявленное обозначение как обозначение товаров производителя, а не как фамилию.
В случаях, когда фамилия сочетается в обозначении с другими элементами, необходимо оценить ее смысловое и пространственное положение в обозначении (занимает она доминирующее или не доминирующее положение) и различительную способность обозначения в целом. При этом следует учитывать, что включение в обозначение наряду с фамилией имени усиливает различительную способность обозначения.
Обозначению, включающему фамилию, тем более вероятно может быть предоставлена правовая охрана, чем оригинальнее элемент, находящийся в комбинации с ней. Простое добавление указания товаров и / или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, вряд ли может служить обстоятельством, увеличивающим различительную способность фамилии. Изобразительный же элемент либо описание товаров в оригинальной графической манере могут усилить различительную способность обозначения, уменьшая влияние фамилии.
Заявленному обозначению, включающему фамилию, может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если дополнительный элемент может быть зарегистрирован в качестве товарного знака самостоятельно и является доминирующим элементом обозначения.
Заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана, если оно представляет собой неправильно написанную фамилию, в том случае, если неправильно написанная фамилия имеет смысловое словарное значение, которое может быть зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.
В случае если фамилия, не имеющая смыслового словарного значения, составляет часть обозначения и заявителем не представлены материалы, подтверждающие то, что фамилия воспринимается потребителем как обозначение товаров производителя, регистрация обозначения может быть произведена с указанием фамилии в качестве неохраняемого элемента (см. пункт 2.11 Рекомендаций).